법무법인 프런티어
화성 특허/실용신안변호사
화성 특허/실용신안변호사 | 출원부터 침해소송까지 쟁점 정리
특허·실용신안 분쟁은 크게 '내 권리가 유효한가'(무효심판·거절결정불복)와 '상대방 실시가 내 권리범위에 속하는가'(침해판단)로 나뉩니다. 특허권자는 자기 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점하고(특허법 제94조), 침해가 인정되면 손해배상은 물론 침해금지도 청구할 수 있습니다(특허법 제126조). 반대로 경고장을 받은 쪽은 권리범위확인심판이나 무효심판으로 먼저 다투는 경우가 많아, 어느 시점에 어떤 절차를 택하느냐에 따라 결과가 크게 달라집니다.
특허/실용신안 | 내 상황에 맞는 절차는 무엇인가
특허 분쟁은 권리자인지 상대방인지, 또 아직 심사 단계인지 이미 등록된 권리를 다투는지에 따라 밟는 절차가 완전히 달라집니다. 아래 네 갈래 중 현재 위치를 먼저 확인하는 것이 필요합니다.
| 다투는 대상 | 특허청 심사관의 거절결정 |
| 절차 | 거절결정불복심판 → 특허법원 심결취소소송 |
| 기간 | 거절결정등본 송달일로부터 3개월 이내 |
| 핵심 쟁점 | 신규성·진보성 판단의 당부 |
특허출원에 대한 거절결정을 받은 자는 그 결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 심판을 청구할 수 있습니다(특허법 제132조의17, 제186조).
| 다투는 대상 | 등록된 특허·실용신안권 자체 |
| 청구인 | 이해관계인 또는 심사관 |
| 심리기관 | 특허심판원 → 특허법원 → 대법원 |
| 핵심 쟁점 | 출원 전 공지기술로 인한 신규성·진보성 흠결 |
특허가 신규성·진보성 등 특허법 제29조 요건을 갖추지 못했다면 이해관계인은 무효심판을 청구할 수 있습니다(특허법 제133조).
| 성격 | 침해 여부에 대한 사전적·행정적 판단 |
| 장점 | 소송 전 상대적으로 신속·저비용으로 판단 확보 |
| 한계 | 손해배상·금지청구는 별도 민사소송 필요 |
| 핵심 쟁점 | 청구범위 문언과 대상제품의 대응관계 |
특허권자 또는 이해관계인은 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허심판원에 권리범위확인심판을 청구할 수 있습니다(특허법 제135조).
| 관할 | 특허법원 관할구역 내 지방법원(전속관할) |
| 청구내용 | 침해금지·예방청구, 손해배상, 신용회복 |
| 병행 전략 | 상대방의 무효심판 청구에 대한 방어 필요 |
| 핵심 쟁점 | 구성요건 대비를 통한 침해 성립 여부 |
특허권자는 자기의 권리를 침해한 자에 대하여 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있고(특허법 제126조), 고의 또는 과실로 인한 침해에 대해 손해배상을 청구할 수 있습니다(특허법 제128조).
특허/실용신안 | 침해판단은 결국 청구범위 해석 싸움
특허침해 여부는 등록 여부와 무관하게, 상대방 제품·방법이 특허청구범위에 기재된 구성요소를 그대로 또는 균등하게 포함하는지로 판단합니다. 감정적으로 '베꼈다'는 확신이 있어도 법적으로는 청구항 문언 대비가 출발점입니다.
문언침해와 구성요소완비의 원칙
청구항에 기재된 모든 구성요소가 상대방 실시제품에 하나도 빠짐없이 포함되어야 문언침해가 인정됩니다. 구성요소 하나라도 대응물이 없다면 원칙적으로 침해가 성립하지 않아, 청구항을 어떻게 나누어 대비하는지가 실무에서 가장 먼저 다투는 지점입니다.
균등침해 판단
문언상 차이가 있어도 과제해결원리가 동일하고, 치환하더라도 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 통상의 기술자가 쉽게 치환할 수 있다고 인정되면 균등침해가 성립할 수 있습니다. 다만 출원경과에서 권리자가 그 부분을 의식적으로 제외했다면 균등침해 주장이 제한될 수 있어(출원경과금반언), 명세서와 의견서 기재를 함께 검토해야 합니다.
실용신안의 특수성
실용신안은 물품의 형상·구조·조합에 관한 고안을 보호하며 방법발명은 대상이 되지 않는다는 점이 특허와 다릅니다(실용신안법 제2조, 제4조). 진보성 판단 기준도 특허보다 완화되어 있다고 평가되는 경우가 많아, 침해·무효 양쪽에서 전략이 달라질 수 있습니다.
특허/실용신안 | 무효심판, 침해소송의 방어이자 공격 수단
침해 경고장을 받았을 때 실무적으로 가장 많이 검토하는 것이 상대방 특허의 무효 가능성입니다. 유효한 특허가 아니라면 애초에 침해도 성립하지 않기 때문에, 방어 측에서는 무효심판 청구를 병행하는 경우가 흔합니다.
무효사유의 핵심: 신규성과 진보성
출원 전에 국내외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명, 또는 통상의 기술자가 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이라면 특허를 받을 수 없습니다(특허법 제29조). 무효심판에서는 이러한 선행기술문헌을 찾아 청구항과 대비하는 작업이 핵심입니다.
침해소송 중 무효 항변
특허권 침해소송에서 피고는 별도로 무효심판을 청구하지 않아도, 그 특허가 무효사유를 명백히 안고 있다는 점을 침해소송 절차 내에서 항변으로 주장할 수 있습니다(특허법 제126조의2 관련 법리, 대법원 판례 법리). 이 경우 심판과 소송이 동시에 진행되며 어느 절차의 결론이 먼저 확정되는지가 실무상 중요하게 작용합니다.
정정심판을 통한 대응
무효심판이 청구된 특허권자는 청구범위를 감축하는 정정심판을 청구해 무효사유를 회피하려는 시도를 하기도 합니다(특허법 제136조). 다만 정정은 새로운 사항을 추가하지 않는 범위 내에서만 허용되어 그 한계를 검토해야 합니다.
특허/실용신안 | 손해배상액 산정, 입증이 관건
침해가 인정되어도 손해액을 구체적으로 입증하기 어려운 경우가 많아, 특허법은 권리자의 입증부담을 완화하는 여러 추정 규정을 두고 있습니다. 어떤 산정방식을 선택하느냐에 따라 청구액이 크게 달라집니다.
손해액 추정 규정의 활용
침해자가 침해행위로 얻은 이익액을 특허권자가 입은 손해액으로 추정할 수 있고, 특허권자의 실시능력을 넘는 범위나 실시료 상당액을 손해액으로 청구하는 방법도 마련되어 있습니다(특허법 제128조). 실무에서는 침해자의 매출·이익자료 확보가 관건이 되어 문서제출명령 등을 활용합니다.
직무발명보상금과의 구분
회사 임직원이 직무 중 발명한 경우 종업원은 정당한 보상을 받을 권리가 있고(발명진흥법 제15조), 이는 제3자 침해로 인한 손해배상과는 별개의 청구원인입니다. 화성 특허/실용신안 변호사와 상담할 때는 침해 문제인지 직무발명보상금 문제인지를 먼저 구분해 설명하는 것이 도움이 됩니다.
⚠ 제척기간과 소멸시효를 확인하세요
특허권 침해로 인한 손해배상청구권은 불법행위임을 안 날로부터 3년, 침해행위가 있은 날로부터 10년이 지나면 시효로 소멸할 수 있습니다(민법 제766조). 무효심판이나 거절결정불복심판도 심판청구 기간이 정해져 있어 시기를 놓치면 다투기 어려워집니다.
특허/실용신안 | 상담부터 심결·판결까지
출원 명세서, 청구범위, 상대방 제품·상대방 특허공보 등 자료를 바탕으로 침해 성립 가능성과 무효 가능성을 함께 검토합니다.
경고장을 받은 경우 답변 방향과 무효심판·권리범위확인심판 청구 여부를 결정하고, 권리자인 경우 침해증거 확보와 청구서 작성을 진행합니다.
무효심판·권리범위확인심판·거절결정불복심판 등은 특허심판원에서 서면심리와 구술심리를 거쳐 심결이 내려집니다.
심결에 불복하면 특허법원에 심결취소소송을, 침해금지·손해배상은 관할 지방법원에 민사소송을 제기합니다.
특허법원 판결에 불복하면 대법원에 상고할 수 있고, 확정 후에는 손해배상 집행이나 침해금지의 이행 여부를 확인합니다.
특허/실용신안 | 비용은 어떻게 산정되나요
심판(무효심판, 권리범위확인심판 등)인지 소송(심결취소소송, 침해소송)인지, 사건의 난이도와 선행기술조사 범위에 따라 달라집니다. 특허공학 자문이 필요한 경우 별도 비용이 발생할 수 있습니다.
침해소송에서 손해배상 인용액이나 무효심판·심결취소소송의 승패 결과에 연동해 정하는 것이 일반적입니다. 결과를 보장하지 않으며 사안별로 협의합니다.
특허청·특허심판원 인지대, 특허법원 인지대·송달료, 선행기술조사 및 감정 비용, 변리사와의 공동 대응이 필요한 경우 변리사 비용이 별도로 발생할 수 있습니다.
침해 여부나 손해액 산정을 위해 기술감정이나 회계감정이 필요한 경우 법원 감정료가 추가로 발생할 수 있습니다.
※ 비용은 사건의 난이도와 구체적 사정에 따라 달라지며, 정확한 금액은 상담을 통해 안내해 드립니다. 특정 결과를 보장하지 않습니다.
특허/실용신안 | 체크리스트
1️⃣ 경고장을 받은 쪽 자가진단
- 상대방 특허의 등록일과 존속기간이 남아있나요?
- 내 제품이 청구항 구성요소를 모두 포함하는지 확인했나요?
- 출원 전 공지된 선행기술 자료를 찾아봤나요?
- 무효심판이나 권리범위확인심판 청구를 고려하고 있나요?
- 답변 기한이 정해져 있다면 언제까지인가요?
2️⃣ 권리자로서 침해를 주장하려는 경우
- 내 특허의 청구범위와 상대방 실시제품을 항목별로 대비했나요?
- 침해행위로 인한 상대방의 매출·이익 자료를 확보할 방법이 있나요?
- 손해배상 외에 침해금지청구도 함께 구할 필요가 있나요?
- 내 특허가 무효사유(신규성·진보성 흠결)에 노출되어 있지는 않나요?
3️⃣ 출원·거절결정 단계
- 거절이유통지에 기재된 선행기술과 청구항을 비교했나요?
- 보정을 통해 거절이유를 해소할 여지가 있나요?
- 거절결정불복심판 청구기간이 남아있나요?
- 실용신안으로 전환출원하는 방안도 검토했나요?
4️⃣ 직무발명·회사 관련
- 발명이 직무발명 규정에 해당하는지 확인했나요?
- 회사와 종업원 사이 승계·보상 절차가 규정대로 이루어졌나요?
- 정당한 보상액 산정 근거자료를 보유하고 있나요?
자주 묻는 질문
공식 참고자료
- 국가법령정보센터 — https://www.law.go.kr
- 찾기쉬운 생활법령정보 — https://easylaw.go.kr
- 대한법률구조공단 — https://www.klac.or.kr
- 고용노동부 — https://www.moel.go.kr
특허/실용신안 승소사례
해당 분야 승소사례를 준비 중입니다.
개인정보처리방침
제 1 조 수집하는 개인정보의 항목, 목적, 방법
제 2 조 개인정보의 처리 및 보유기간
제 3 조 개인정보의 제3자 제공
제 4 조 개인정보 처리업무의 위탁
제 5 조 정보주체의 권리·의무 및 그 행사방법
제 6 조 개인정보의 파기
제 7 조 의견수렴 및 불만처리
제 8 조 개인정보 처리방침의 변경
제 9 조 개인정보의 안전성 확보 조치
제 1 조 (수집하는 개인정보의 항목, 목적, 방법)
① 게시판 글 작성 시 필수 항목에 대한 수집목적은 ‘별도의 구체적 상담을 위하여’이며 수집항목은 ‘이름, 이메일, 연락처’입니다.
② 전항 외에 고객의 서비스 이용 과정이나 요청 사항 처리 과정에서 ‘IP주소, 접속로그, 단말기 및 환경정보, 서비스 이용기록, 쿠키’와 같은 정보들이 자동으로 수집 및 저장될 수 있으며, 이 때의 수집목적은 ‘사용자 홈페이지 이용, 사이트 이용에 대한 문의 민원 등 고객 고충 처리’입니다.
③ 사무소는 ‘홈페이지 고객 문의/고충 처리 시 전화 또는 인터넷을 통한 상담’과 같은 방법으로 개인정보를 수집합니다
제 2 조 (개인정보의 처리 및 보유기간)
관계법령의 규정에 따라 개인정보를 보존하여야 하는 의무가 있는 경우가 아닌 한, 정보주체의 개인정보는 원칙적으로 해당 개인정보의 처리목적이 달성될 때까지 보유 및 이용되며, 그 목적이 달성되면 지체 없이 파기됩니다.
제 3 조 (개인정보의 제3자 제공)
사무소는 정보주체의 개인정보를 본 처리방침에서 명시한 목적에 한해서만 처리하며 정보주체의 사전동의가 있는 경우 또는 개인정보보호법 등 관계법령의 규정에 의거한 경우에만 개인정보를 제3자에게 제공합니다. 사무소는 현재 개인정보를 제3자에게 제공하지 않고 있습니다.
제 4 조 (개인정보 처리업무의 위탁)
사무소는 현재 귀하의 개인정보 보호를 위해 귀하의 개인정보를 직접 취급 관리하고 있습니다. 단, 향후 보다 전문적인 서비스를 제공하기 위하여 제3의 전문기관에 귀하의 정보를 위탁할 필요가 있다고 판단되는 경우, 귀하의 사전 동의 하에 개인정보에 대한 취급을 위탁할 수 있습니다.
제 5 조 (정보주체의 권리·의무 및 그 행사방법)
① 정보주체는 개인정보보호법 등 관계법령이 정하는 바에 따라 사무소에 대해 개인정보의 열람, 정정 및 삭제, 처리정지 요구 등 개인정보 보호 관련 권리를 행사할 수 있습니다.
② 제1항에 따른 권리행사는 정보주체의 법정대리인이나 위임을 받은 사람을 통해서도 할 수 있습니다. 다만, 이 경우에는 개인정보보호법 시행규칙에 따른 위임장을 사무소에 제출하여야 합니다.
③ 사무소는 정보주체의 권리행사에 대하여 개인정보보호법 등 관계법령이 정하는 바에 따라 지체 없이 조치하겠습니다.
제 6 조 (개인정보의 파기)
① 사무소는 원칙적으로 개인정보의 처리목적이 달성된 경우 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 지체 없이 해당 개인정보를 파기합니다.
② 사무소가 관계법령의 규정에 따라 개인정보를 파기하지 아니하고 보존하여야 하는 경우에는 해당 개인정보 또는 개인정보파일을 다른 개인정보와 분리해서 저장·관리 합니다.
③ 사무소는 파기사유가 발생한 개인정보를 선정하여 개인정보 보호책임자의 승인을 받아 해당 개인정보를 파기합니다.
④ 사무소는 파기하여야 할 개인정보가 전자적 파일 형태인 경우 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제하며, 이외의 기록물, 인쇄물, 서면, 그 밖의 기록매체인 경우 파쇄 또는 소각합니다.
제 7 조 (의견수렴 및 불만처리)
정보주체는 개인정보 보호 관련 문의, 불만처리, 피해구제 등에 관한 사항을 아래 개인정보 보호책임자 또는 담당부서에 문의하실 수 있습니다. 사무소는 정보주체의 문의에 대하여 신속하고 충분한 답변을 드릴 것입니다.
개인정보 보호 책임자 : 변호사
연락처 : 02.
제 8 조 (개인정보 처리방침의 변경)
사무소의 개인정보 처리방침은 관련 법령, 지침 및 사무소 내부규정에 따라 변경될 수 있으며, 개인정보 처리방침이 변경되는 경우 관련 법령이 정하는 방법에 따라 공개합니다.
제 9 조 (개인정보의 안전성 확보 조치)
사무소는 개인정보의 안전성 확보를 위해 다음과 같은 조치를 취하고 있습니다.
관리적 조치 : 내부관리계획의 수립 및 시행, 구성원에 대한 정기적인 개인정보 보호교육 등
기술적 조치 : 개인정보처리시스템 등의 접근권한 관리, 접근통제시스템 설치, 고유식별정보 등의 암호화, 보안프로그램의 설치 등
물리적 조치 : 전산실, 자료보관실 등 개인정보 보관장소에 대한 접근통제