안산 특허/실용신안변호사
안산 특허/실용신안변호사 | 출원부터 침해분쟁까지 한 번에 정리
특허·실용신안은 발명을 보호받기 위한 출원·등록 절차와, 등록 이후 타인이 이를 침해했을 때 또는 내가 침해로 지목되었을 때의 분쟁 대응이라는 두 축으로 나뉩니다. 특허는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작 중 고도한 것을, 실용신안은 물품의 형상·구조·조합에 관한 고안을 보호 대상으로 합니다(특허법 제2조 제1호, 실용신안법 제2조 제1호). 등록 여부에 따라 실무상 쟁점이 크게 달라지므로, 사안이 어느 단계에 있는지부터 확인하는 것이 중요합니다.
특허/실용신안 | 특허 침해를 당했을 때 선택할 수 있는 절차
내 특허를 누군가 무단으로 실시하고 있다고 판단되면, 상황과 목적에 따라 민사·형사·행정 절차 중 하나 또는 여러 개를 함께 진행할 수 있습니다. 각 절차는 목적과 소요기간, 입증책임이 다릅니다.
| 목적 | 침해행위 금지 및 손해배상 |
| 상대 동의 | 불필요, 법원 판단으로 진행 |
| 입증책임 | 권리자가 침해사실·손해 입증 |
| 소요기간 | 통상 1년 이상, 사안에 따라 상이 |
특허권자는 자기의 특허권을 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있습니다(특허법 제126조). 손해배상은 침해로 인한 이익 등을 기준으로 손해액을 추정할 수 있습니다(특허법 제128조).
| 목적 | 침해행위자 형사처벌 |
| 상대 동의 | 불필요, 수사기관 판단 |
| 입증책임 | 침해의 고의 등 검사 입증 |
| 소요기간 | 수사·재판 단계별로 상이 |
특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 침해죄로 처벌될 수 있습니다(특허법 제225조). 다만 실무상 고의성 입증이 까다로워 민사와 병행하는 경우가 많습니다.
| 목적 | 등록특허의 무효 확인 |
| 상대 동의 | 불필요, 특허심판원 심리 |
| 입증책임 | 청구인이 무효사유 입증 |
| 소요기간 | 심판 수개월~1년, 불복시 추가 |
이해관계인 등은 등록된 특허가 등록요건을 충족하지 못했다는 등의 이유로 무효심판을 청구할 수 있습니다(특허법 제133조). 심판 결과에 불복하면 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있습니다(특허법 제186조).
| 목적 | 부정경쟁행위 금지·손해배상 |
| 상대 동의 | 불필요, 법원 판단 |
| 입증책임 | 타인의 성과물 도용 등 입증 |
| 소요기간 | 통상 1년 내외 |
특허 요건을 충족하지 못하거나 등록되지 않은 아이디어라도, 타인의 상당한 투자·노력으로 만들어진 성과를 무단으로 사용해 이익을 얻는 행위는 부정경쟁방지법상 별도 규제 대상이 될 수 있습니다(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 파목).
특허/실용신안 | 특허·실용신안 등록요건
출원을 준비할 때는 발명 자체가 좋은지보다 법이 요구하는 등록요건을 충족하는지를 먼저 점검해야 합니다. 아래 요건 중 하나라도 흔들리면 심사관의 거절이유 통지나 이후 무효심판의 근거가 될 수 있습니다.
산업상 이용할 수 있는 발명이어야 특허를 받을 수 있습니다(특허법 제29조 제1항). 이론적으로만 가능하거나 개인적 취미 수준에 머무는 아이디어는 이 요건에서 걸릴 수 있습니다. 실용신안도 물품에 관한 고안으로서 산업상 이용가능성이 요구됩니다(실용신안법 제4조 제1항).
출원 전에 국내외에서 공지되었거나 공개적으로 실시된 발명, 반포된 간행물에 게재된 발명은 신규성을 잃어 특허를 받을 수 없습니다(특허법 제29조 제1항 각 호). 발명자 본인이 학회 발표나 시제품 전시를 먼저 한 경우에도 공지예외 주장 절차를 챙겨야 합니다(특허법 제30조).
신규성이 있더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지된 발명으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이면 특허를 받을 수 없습니다(특허법 제29조 제2항). 실무상 거절이유와 무효심판에서 가장 많이 다투어지는 지점입니다.
특허출원은 하나의 발명마다 하나의 출원으로 하는 것이 원칙이며, 일정한 관계가 있는 발명은 하나의 출원으로 할 수 있습니다(특허법 제45조). 청구항 작성이 부실하면 권리범위가 지나치게 좁거나 넓게 잡혀 등록 후 분쟁에서 불리해질 수 있습니다.
실용신안은 물품의 형상, 구조 또는 조합에 관한 고안을 대상으로 하며, 방법이나 물질 발명은 실용신안 대상이 아닙니다(실용신안법 제4조). 특허와 실용신안 중 어느 쪽으로 출원할지는 발명의 성격에 따라 전략적으로 판단해야 합니다.
거절이유를 받았다고 끝난 것은 아닙니다
심사 과정에서 의견제출통지서(거절이유통지)를 받으면 의견서와 보정서로 대응할 수 있고, 최종 거절결정에는 거절결정불복심판을 청구할 수 있습니다(특허법 제63조, 제132조의17). 절차마다 정해진 기간이 있으므로 통지를 받은 시점부터 대응 방향을 빠르게 정리하는 것이 중요합니다.
특허/실용신안 | 청구범위 설계와 명세서 작성이 등록 이후를 결정합니다
출원 단계에서 청구범위를 어떻게 잡느냐가 등록 가능성뿐 아니라 등록 후 침해 대응력까지 좌우합니다. 좁게 쓰면 등록은 쉬워도 권리범위가 좁아 침해자를 잡기 어렵고, 넓게 쓰면 거절이유나 이후 무효 공격에 노출됩니다.
청구항은 좁게 쓸수록 안전하지 않습니다
청구범위는 발명의 보호받고자 하는 사항을 명확하고 간결하게 적어야 하며, 발명의 설명에 의해 지지되어야 합니다(특허법 제42조 제4항). 청구항이 지나치게 구체적이면 경쟁사가 일부 구성만 바꿔 우회 설계를 하기 쉬워지므로, 독립항과 종속항을 층위별로 설계하는 것이 실무에서 중요합니다.
출원 전 공개·시제품 전시는 신규성 문제를 만듭니다
박람회 출품, 시제품 판매, 논문 발표 등으로 출원 전 발명 내용이 알려지면 신규성 상실 사유가 됩니다(특허법 제29조 제1항). 불가피하게 먼저 공개했다면 공지 후 일정 기간 내 공지예외 주장을 함께 출원해야 구제받을 수 있습니다(특허법 제30조).
특허와 실용신안, 무엇으로 출원할지 먼저 정해야 합니다
물품의 형상·구조에 관한 개선 아이디어라면 심사가 상대적으로 신속한 실용신안이 유리할 수 있고, 방법이나 시스템, 물질에 관한 발명은 실용신안 대상이 아니어서 특허로만 보호받을 수 있습니다(실용신안법 제4조). 출원 형식을 잘못 선택하면 처음부터 보호받지 못할 위험이 있습니다.
특허/실용신안 | 침해 여부는 청구범위 해석에서 갈립니다
특허 침해 소송의 핵심은 상대 제품·방법이 등록된 청구항의 구성요소를 모두 포함하는지를 따지는 것입니다. 문언 그대로 일치하지 않더라도 균등한 범위까지 침해로 인정될 수 있어, 침해 여부 판단 자체가 하나의 큰 쟁점입니다.
구성요소 완비의 원칙
상대방의 실시 제품이 특허 청구항에 기재된 모든 구성요소를 포함해야 침해가 인정된다는 것이 원칙입니다. 구성요소 하나라도 결여되면 문언침해가 성립하지 않아, 균등침해 주장으로 넘어가야 하는 경우가 많습니다.
경고장을 받았다면 침해 여부와 대응 시한을 함께 검토해야 합니다
특허권자로부터 침해 경고장을 받은 경우 무단으로 무시하거나 성급하게 사용을 중단하기보다, 해당 특허의 유효성과 자신의 실시 형태가 청구범위에 속하는지를 함께 검토하는 것이 필요합니다. 경우에 따라 소극적 권리범위확인심판으로 비침해를 먼저 확인받는 전략도 고려됩니다(특허법 제135조).
손해배상액 산정에는 여러 방식이 활용됩니다
특허법은 침해자의 이익액을 특허권자의 손해액으로 추정하거나, 실시료 상당액을 손해로 청구할 수 있도록 하는 등 손해액 산정을 위한 특례를 두고 있습니다(특허법 제128조). 실제 매출자료 확보가 어려운 경우가 많아 자료제출명령 등 절차 활용이 쟁점이 됩니다(특허법 제132조).
특허/실용신안 | 등록되었다고 해서 그 특허가 계속 유효한 것은 아닙니다
침해로 지목된 쪽에서 가장 흔히 쓰는 방어전략이 상대 특허의 무효를 주장하는 것입니다. 등록 심사를 통과했더라도 진보성 등 실체적 요건이 사후에 다투어질 수 있습니다.
무효심판은 누구나 청구할 수 있는 것은 아닙니다
특허무효심판은 이해관계인 또는 심사관이 청구할 수 있고, 무효사유로는 신규성·진보성 결여, 명세서 기재불비 등이 제시됩니다(특허법 제133조). 침해소송 피고 지위에 있다면 대부분 이해관계인으로 인정되어 무효심판 청구가 가능합니다.
침해소송과 무효심판은 별개 절차로 동시에 진행될 수 있습니다
민사법원은 침해소송 진행 중에도 특허의 진보성 결여 등 무효사유가 명백하다고 판단되면 그 권리행사가 권리남용에 해당한다고 볼 수 있다는 대법원 판례의 태도가 있어, 무효심판 결과를 기다리지 않고도 방어할 여지가 있습니다. 다만 이는 사안별로 법원의 판단에 따라 달라지는 부분입니다.
심결에 불복하면 특허법원으로 이어집니다
특허심판원의 심결에 불복하는 당사자는 심결등본을 송달받은 날부터 정해진 기간 내에 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있습니다(특허법 제186조). 이 기간을 넘기면 심결이 확정되어 더 이상 다툴 수 없게 되므로 기간 준수가 중요합니다.
특허/실용신안 | 상담부터 사건 종결까지
발명 내용이나 분쟁 대상 특허의 청구범위, 관련 선행기술 자료를 함께 검토하여 사안의 성격(출원 전략/침해방어/침해공격/무효)을 먼저 정리합니다.
출원이라면 명세서와 청구범위 초안을 작성하고, 분쟁이라면 침해 대응 경고장, 소장, 심판청구서 등 사건 성격에 맞는 서류를 준비합니다.
심사관의 거절이유통지에 대한 의견서·보정서 대응, 또는 심판원에서의 심판청구·답변 절차가 진행됩니다. 필요시 변리사와 협업하여 기술적 쟁점을 정리합니다.
침해소송, 심결취소소송 등 법원 절차로 이어지는 경우 서면 공방과 필요시 기술심리관·감정 절차를 거쳐 심리가 진행됩니다.
판결·심결·등록 결정 등으로 절차가 종결되며, 필요한 경우 상대방의 이행 확보나 등록권리의 관리 방안을 안내합니다.
특허/실용신안 | 비용은 사건 단계와 난이도에 따라 달라집니다
출원 대리, 침해소송 대응, 무효심판 등 사건의 종류와 난이도, 기술분야의 복잡성에 따라 산정됩니다. 특허 출원의 경우 변리사 수수료와 별도로 특허청 관납료가 발생합니다.
침해소송이나 손해배상청구처럼 결과가 금전적으로 산정되는 사건은 인용액을 기준으로, 무효심판이나 등록 성립 여부가 문제되는 사건은 결과의 성격을 기준으로 별도 협의합니다.
심판·소송 인지액, 감정료, 선행기술 조사비, 변리사 협업 비용 등이 실비로 별도 청구될 수 있습니다.
출원 명세서 작성 등 변리사 고유 업무가 필요한 경우 변리사 비용이 별도로 발생할 수 있으며, 상담 시 미리 안내합니다.
※ 비용은 사건의 난이도와 구체적 사정에 따라 달라지며, 정확한 금액은 상담을 통해 안내해 드립니다. 특정 결과를 보장하지 않습니다.
특허/실용신안 | 체크리스트
1️⃣ 출원을 준비 중이라면
- 출원 전에 발명 내용을 외부에 공개하거나 시제품을 전시한 적이 있나요?
- 선행기술 조사를 통해 유사한 등록특허나 공개특허를 확인했나요?
- 청구범위를 특허사무소 초안 그대로만 검토하고 넘어가려 하나요?
- 특허와 실용신안 중 어느 쪽이 내 발명 성격에 맞는지 확인했나요?
2️⃣ 침해를 당했다고 의심된다면
- 상대 제품이 내 청구항의 구성요소를 모두 포함하는지 비교표를 만들어봤나요?
- 내 등록특허가 아직 유효하게 존속하고 있는지(연차등록료 납부 등) 확인했나요?
- 상대의 실시 규모와 매출 등 손해액 입증에 필요한 자료를 파악했나요?
- 경고장을 보내기 전에 상대가 무효심판으로 반격할 가능성을 검토했나요?
3️⃣ 침해 경고를 받았다면
- 경고장에 특정된 특허번호와 청구항을 직접 확인했나요?
- 내 제품·방법이 해당 청구항의 구성요소와 정확히 일치하는지 검토했나요?
- 상대 특허에 무효사유(신규성·진보성 결여 등)가 있을 가능성을 검토했나요?
- 경고장에 대한 답변 기한과 이후 대응 방향을 정했나요?
자주 묻는 질문
공식 참고자료
- 국가법령정보센터 - https://www.law.go.kr
- 찾기쉬운 생활법령정보 - https://easylaw.go.kr
- 대한법률구조공단 - https://www.klac.or.kr
- 고용노동부 - https://www.moel.go.kr
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