오래 쓰던 상호가 남의 등록상표라는 내용증명을 받았다면

내용증명에서 먼저 볼 것

상표권 침해는 이름이 같다는 사실만으로 정해지지 않습니다. 등록상표와 같거나 비슷한 상표를 그 지정상품과 같거나 비슷한 상품에 쓸 때 침해로 봅니다(상표법 제108조 제1항). 등록번호로 특허정보검색서비스에서 등록일, 존속 여부, 지정상품을 확인하고 내 업종이 그 안에 들어가는지 대조합니다.

요구 사항도 쪼개 읽습니다. 상호 변경, 간판 철거, 재고 폐기, 도메인 이전, 과거 사용에 대한 금전 요구는 각각 근거와 협상 여지가 다릅니다. 기한이 적혀 있어도 법정 기한은 아니지만 답신 없이 넘기면 고소나 소송으로 이어질 수 있어 방향은 기한 안에 정합니다.

상표권 효력이 미치지 않는 경우

자기의 성명이나 상호를 상거래 관행에 따라 쓰는 상표에는 상표권의 효력이 미치지 않습니다(상표법 제90조 제1항 제1호). 사업자등록증의 상호를 간판과 명함에 상호로 쓴 경우가 대표적입니다. 반면 같은 이름을 상품 포장이나 로고에 눈에 띄게 붙여 상표처럼 쓰고 있다면 이 예외로 보호받기 어려울 수 있어 사용 형태부터 점검합니다.

예외에도 한계가 있습니다. 상대 상표가 설정등록된 뒤에 부정경쟁의 목적으로 상호를 쓰기 시작했다면 이 규정은 적용되지 않습니다(상표법 제90조 제3항). 상호를 정한 시기와 이유를 설명할 자료가 필요한 이유입니다.

선사용권의 요건

상대가 출원하기 전부터 써 왔다면 선사용권을 주장할 수 있습니다. 요건은 두 갈래입니다.

선사용 주장에서 자주 막히는 점

제1항은 출원 당시 수요자에게 알려져 있어야 한다는 요건이 있어 개업 날짜만으로는 부족합니다. 지역 단골만 아는 정도인지 그 지역 수요자 사이에서 인식된 정도인지를 매출과 광고 기록으로 보여 줘야 합니다. 제2항은 이 인식 요건이 없어 오래된 동네 상호에는 더 맞는 경우가 있습니다.

인정되더라도 끝은 아닙니다. 상표권자는 출처 혼동을 막기 위한 표시를 청구할 수 있고(상표법 제99조 제3항) 선사용권은 쓰던 상품 범위에서의 계속 사용 권리라 업종을 넓히는 데는 쓰기 어렵습니다. 중간에 상호를 바꾸거나 영업을 쉰 기간이 있다면 계속 사용했는지가 다툼이 됩니다.

지정상품 겹침과 상호 변경 협상

상표가 등록돼 있어도 내 업종이 지정상품과 같거나 비슷하지 않으면 침해로 보기 어렵습니다. 한편 상대가 등록 후 정당한 이유 없이 지정상품을 국내에서 3년 이상 쓰지 않았다면 취소심판을 청구할 수 있습니다(상표법 제119조 제1항 제3호). 심판은 별도 절차라 협상 카드로 쓸 수 있는지만 먼저 가늠합니다.

다투기보다 정리하는 편이 낫다면 협상 범위를 구체적으로 정합니다. 상호 변경 시한을 간판 교체와 온라인 계정 정리가 가능한 기간으로 잡고 과거 사용분에 대한 청구 포기를 문서에 넣습니다. 도메인과 SNS 계정은 유지할지 이전할지, 변경 후 '구 상호'를 병기해도 되는지도 정합니다. 사용 범위와 지역을 서로 정해 함께 쓰는 합의도 검토합니다. 상표권 침해는 7년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금으로 처벌될 수 있어(상표법 제230조) 협상이 길어지는 동안에도 상대의 고소 가능성은 염두에 둡니다.