김해 특허/실용신안변호사
김해 특허/실용신안변호사 | 사건 한 번에 정리
지금 어느 단계에 있는지부터 가려야 합니다. 단계가 달라지면 상대하는 기관, 입증 책임, 지켜야 할 기한이 모두 바뀌기 때문입니다(특허법, 실용신안법). 크게 나누면 발명을 특허청에 등록하려는 출원·심사 단계, 이미 등록된 권리를 침해당해 민사·형사로 대응하는 단계, 남의 등록이 부당하다며 무효심판과 심결취소소송으로 싸우는 단계로 구분됩니다.
특허/실용신안 | 특허와 실용신안 중 어떤 제도로 보호받을지
어떤 길을 택할지는 발명의 완성도와 사업을 서둘러야 하는 정도에 달려 있습니다. 기술 아이디어가 같더라도 무엇을 보호해 주는지, 어떤 절차를 밟는지는 제도마다 다릅니다.
| 보호대상 | 물건, 방법, 용도에 관한 발명 전반 |
| 존속기간 | 출원일부터 20년 |
| 심사기간 | 상대적으로 긴 편(반드시 실체심사를 통과해야 함) |
| 진보성 요구수준 | 높음 |
특허를 받으려면 산업상 이용할 수 있어야 하고 신규성과 진보성도 갖춰야 합니다(특허법 제29조).
| 보호대상 | 물품의 모양, 구조, 조합에 관한 고안 |
| 존속기간 | 출원일부터 10년 |
| 심사기간 | 상대적으로 짧음 |
| 진보성 요구수준 | 특허보다 완화된 수준 |
실용신안이 보호하는 대상은 물품의 형상이나 구조에 관한 고안에 한정되며, 방법이나 용도 발명은 포함되지 않습니다(실용신안법 제4조).
특허/실용신안 | 특허권 침해 분쟁에서 다투는 쟁점
분쟁에서 제일 먼저 가려지는 쟁점은 상대방의 제품이나 방법이 내 특허의 청구범위를 문언 그대로 실시했는지, 아니면 균등한 범위 안에서 실시했는지 하는 점입니다. 이어서 배상액의 범위와 침해를 막아야 할 필요성이 순서대로 다뤄집니다.
청구범위 해석과 침해 여부 판단 기준
상대가 일부 구성을 바꿔 빠져나갔다고 항변하는 사건이 많은데, 글자가 일치하지 않아도 균등론이 적용되면 침해가 성립할 수 있습니다. 등록 청구항의 구성요소를 하나하나 뽑아 상대 제품의 대응 구성과 맞대어 보는 방식으로 판단합니다.
침해 중지와 손해배상을 구하는 절차
권리자에게는 크게 두 가지 청구 수단이 있습니다. 첫째는 침해 행위를 중단시키거나 예방하라는 청구이고, 침해로 만들어진 물건의 폐기도 함께 요구할 수 있습니다(특허법 제126조). 둘째는 손해배상입니다. 실제 입은 손해를 입증하기 어려운 사정을 고려해, 침해자가 얻은 이익이나 통상 받을 실시료 상당액을 손해액으로 추정하는 규정을 두고 있습니다(특허법 제128조).
형사 고소가 가능한지 여부
형사 고소는 민사 손해배상과 별개 절차이므로 어느 쪽을 먼저 꺼낼지는 전략적으로 고민해야 합니다. 특허권 침해는 형사처벌까지 이어질 수 있으며, 그 경우 고의가 있었는지와 침해 사실을 안 시점이 다툼의 핵심입니다(특허법 제225조).
특허/실용신안 | 상대방 특허를 무효로 다투는 방법
이 단계에서 가장 중요한 일은 신규성이나 진보성을 부정할 선행문헌을 찾는 것입니다. 침해를 주장받은 입장에서 흔히 택하는 반격은 상대 특허가 처음부터 무효였다고 주장하는 심판을 청구하는 방법입니다.
특허 무효심판의 청구 사유
무효심판은 이해관계인 또는 심사관이 특허심판원에 청구합니다. 등록된 특허가 출원 이전에 이미 알려진 기술과 동일하거나 그 기술로부터 쉽게 도출될 수 있었다면 무효 사유에 해당합니다(특허법 제133조, 제29조).
심결취소소송까지 이어지는 절차 구조
특허심판원 심결이 마음에 들지 않으면 특허법원에 심결취소소송을 제기합니다. 이 소송은 일반 민사소송과 달리 특허법원이 전속적으로 관할하며(특허법 제186조), 특허법원 판결에도 불복이 있으면 대법원에 상고하는 길이 열려 있습니다.
침해소송과 무효심판의 병행 관계
판례는 특허가 무효로 될 것이 명백한 경우 침해소송 법원도 그 점을 반영해 판단할 수 있다는 입장입니다. 그래서 침해소송이 진행 중이어도 상대가 별도로 무효심판을 제기하는 일이 잦고, 두 절차가 병행되는 만큼 일정을 조율하는 일이 관건입니다.
특허/실용신안 | 출원 거절에 대한 대응 방안
특허청 심사관에게서 거절이유를 통지받았다고 해서 등록을 단념할 필요는 없습니다. 의견서를 내고 보정서로 청구범위를 고쳐 대응할 수 있습니다.
거절이유 통지와 보정 대응
다만 보정이 허용 범위를 벗어나면 도리어 거절이 굳어질 수 있으므로 보정의 시기와 폭은 신중하게 정해야 합니다. 심사관이 신규성·진보성 결여 등을 이유로 거절이유를 통지하면, 출원인은 의견서를 제출하면서 청구범위를 보정할 기회를 갖습니다(특허법 제63조).
거절결정불복심판의 청구
이 단계에서도 심사관이 인용한 선행문헌과 내 발명이 어떻게 다른지를 구체적으로 설명하는 것이 핵심입니다. 보정을 거치고도 거절결정이 내려지면 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구할 수 있습니다(특허법 제132조의17).
특허/실용신안 | 상담 시작부터 사건 마무리까지의 진행
출원하려는 발명 또는 다투려는 특허의 청구범위와 선행기술 자료를 함께 놓고 쟁점을 정리합니다.
출원 진행, 침해금지 및 손해배상 청구, 무효심판 청구 중 사안에 맞는 절차와 그 순서를 정합니다.
보정서와 의견서 제출, 심판청구서 작성 등 행정절차를 진행하면서 필요한 증거와 감정자료를 갖춥니다.
사건이 심결취소소송이나 침해소송으로 넘어가면 특허법원 또는 민사법원의 절차에 맞춰 준비서면과 증거를 제출합니다.
심결이나 판결이 확정된 뒤에는 등록 유지, 배상금 집행, 라이선스 협상 등 후속 절차를 안내합니다.
특허/실용신안 | 특허·실용신안 사건의 비용 구성
출원·심사 단계인지, 침해소송이나 무효심판 같은 분쟁 단계인지에 따라 산정 기준이 달라지며, 청구범위의 복잡한 정도와 기술분야, 감정이 필요한지 여부도 반영됩니다.
침해금지나 손해배상이 받아들여지거나 무효심판에서 목표한 결과를 얻은 경우, 그 결과를 기준으로 별도로 정합니다.
특허청·특허심판원에 내는 관납료, 감정료, 변리사 협업 비용, 선행기술 조사비 등이 별도로 발생할 수 있습니다.
출원·심사 단계는 변리사와 협업해 진행하는 경우가 흔하므로, 그에 따른 비용 구성을 사전에 설명드립니다.
※ 비용은 사건의 난이도와 구체적 사정에 따라 달라지며, 정확한 금액은 상담을 통해 안내해 드립니다. 특정 결과를 보장하지 않습니다.
특허/실용신안 | 사전 점검 항목
1️⃣ 침해를 주장하는 특허권자의 점검 사항
- 상대 제품이나 방법의 구성을 내 청구범위와 항목별로 대조해 보셨습니까?
- 제품, 카탈로그, 매출자료 등 침해를 입증할 증거를 확보하셨습니까?
- 상대가 무효심판으로 되받아칠 만한 선행기술이 존재합니까?
- 손해액 산정에 쓸 매출과 이익 자료를 마련하셨습니까?
2️⃣ 침해를 주장받은 쪽의 점검 사항
- 상대 특허의 출원일보다 앞서 공지된 선행기술이 있습니까?
- 내 제품이 청구범위를 실제로 피해 간 설계인지 따져 보셨습니까?
- 경고장을 받은 날짜와 회신 기한을 확인하셨습니까?
- 무효심판과 별개로 실시를 중단할지 결정하셨습니까?
3️⃣ 출원을 준비 중인 발명자의 점검 사항
- 출원 이전에 발명을 외부에 공개했거나 판매한 적이 있습니까?
- 거절이유통지서에 인용된 선행문헌을 직접 확인하셨습니까?
- 보정이 가능한 범위와 마감 시한을 파악하고 계십니까?
- 특허와 실용신안 가운데 사업 일정에 더 맞는 쪽이 무엇인지 비교해 보셨습니까?
자주 묻는 질문
공식 참고자료
- 국가법령정보센터 - https://www.law.go.kr
- 찾기쉬운 생활법령정보 - https://easylaw.go.kr
- 대한법률구조공단 - https://www.klac.or.kr
- 고용노동부 - https://www.moel.go.kr
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