분당 특허/실용신안변호사 | 사건 한 번에 정리
무엇보다 내 사건이 지금 어느 단계에 있는지부터 확인하십시오. 단계마다 담당 기관, 입증 책임, 기한이 다르기 때문입니다(특허법, 실용신안법). 하나는 발명을 특허청에 등록받는 출원·심사 단계이고, 다른 하나는 등록된 권리가 침해됐을 때 민사·형사로 맞서는 단계이며, 나머지 하나는 상대방의 등록이 잘못되었다고 보고 무효심판과 심결취소소송으로 다투는 단계입니다.
특허/실용신안 | 특허·실용신안 보호 대상 비교
발명이 얼마나 완성되었는지, 사업을 얼마나 서둘러야 하는지에 따라 선택하는 길이 달라집니다. 기술 아이디어가 같아도 보호 대상과 절차가 서로 다르기 때문입니다.
| 보호대상 | 물건, 방법, 용도 발명 전부 |
| 존속기간 | 출원일부터 20년 |
| 심사기간 | 상대적으로 오래 걸림(실체심사를 반드시 거침) |
| 진보성 요구수준 | 높음 |
특허를 받으려면 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성의 세 가지를 모두 갖추어야 합니다(특허법 제29조).
| 보호대상 | 물품의 형상, 구조, 조합에 관한 고안 |
| 존속기간 | 출원일부터 10년 |
| 심사기간 | 상대적으로 짧음 |
| 진보성 요구수준 | 특허보다 완화된 수준 |
실용신안은 물품의 형상이나 구조에 관한 고안만 보호 대상이며, 방법·용도 발명은 포함되지 않습니다(실용신안법 제4조).
특허/실용신안 | 특허침해 분쟁 쟁점
가장 먼저 다투는 것은 상대방의 제품이나 방법이 내 특허의 청구범위를 문언 그대로 실시했는가, 아니면 균등한 범위에서 실시했는가입니다. 이어서 손해배상의 범위와 침해금지의 필요성이 쟁점으로 이어집니다.
청구범위 해석과 침해 판단 기준
일부만 바꿔서 피해 갔다는 주장이 실무에서 흔한 이유는, 문언이 동일하지 않더라도 균등론에 따라 침해가 인정될 수 있기 때문입니다. 등록된 청구항의 구성요소를 상대 제품의 구성과 하나하나 대응시켜 보는 것이 판단 방법입니다.
침해금지·손해배상 청구 방법
권리자가 쓸 수 있는 수단은 크게 둘입니다. 침해의 중단이나 예방을 청구하는 방법이 있고, 이때 침해물의 폐기까지 함께 요구할 수 있습니다(특허법 제126조). 또 하나는 손해배상인데, 실제 손해를 증명하기 어렵기 때문에 법은 침해자의 이익이나 실시료 상당액을 손해로 추정합니다(특허법 제128조).
형사고소 가능 여부
어느 절차를 먼저 쓸지는 전략으로 정할 문제입니다. 형사고소는 민사 손해배상과 따로 굴러가기 때문입니다. 특허권 침해는 형사처벌 대상이 될 수 있고, 그 경우 고의 실시 여부와 침해를 안 시점을 따집니다(특허법 제225조).
특허/실용신안 | 상대 특허의 무효 다툼
침해 주장을 받은 쪽이 가장 흔히 택하는 대응은 상대방 특허가 애초에 무효라며 심판을 청구하는 것입니다. 이때 핵심 작업은 신규성이나 진보성이 없다는 점을 보여 줄 선행문헌을 찾는 일입니다.
무효심판 사유
청구인은 이해관계인이나 심사관이고, 청구처는 특허심판원입니다. 이미 등록된 특허라도 출원 전에 알려진 선행기술과 같거나 그에서 쉽게 만들어 낼 수 있었다면 무효 사유에 해당합니다(특허법 제133조, 제29조).
심결취소소송 구조
특허심판원의 심결에 불복하면 특허법원에 심결취소소송을 제기하며, 일반 민사소송과 달리 특허법원이 전속관할을 가집니다(특허법 제186조). 특허법원에서도 패소하면 대법원에 상고할 수 있습니다.
침해소송과 무효심판의 관계
대법원 판례는 특허가 무효로 될 것이 명백한 경우 침해소송에서도 이를 고려할 수 있다고 봅니다. 그래서 침해소송 중에도 상대방이 별도로 무효심판을 제기하는 일이 많고, 두 절차가 동시에 진행되므로 일정을 조율하는 것이 중요합니다.
특허/실용신안 | 출원 거절 대응
특허청 심사관이 거절이유를 통지했다고 해서 등록을 포기할 필요는 없습니다. 의견서와 보정서로 청구범위를 정리하며 대응할 수 있습니다.
거절이유 통지와 보정
심사관이 신규성·진보성 부족 등을 이유로 거절이유를 통지하면 출원인은 의견서를 제출하면서 청구범위를 보정할 기회를 얻습니다(특허법 제63조). 보정이 허용 범위를 벗어나면 도리어 거절이 확정될 수 있으므로 시기와 정도를 신중하게 정해야 합니다.
거절결정불복심판 청구
인용된 선행문헌과 내 발명의 차이를 구체적으로 소명하는 것이 이 단계에서도 가장 중요합니다. 보정을 거치고도 거절결정이 나오면 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구할 수 있습니다(특허법 제132조의17).
특허/실용신안 | 상담부터 사건 종결까지 진행 순서
출원하려는 발명 또는 분쟁 대상 특허의 청구범위와 선행기술 자료를 함께 보면서 쟁점을 파악합니다.
출원 진행, 침해금지·손해배상 청구, 무효심판 청구 중에서 상황에 맞는 절차와 순서를 결정합니다.
출원 보정, 의견서 제출, 심판청구서 작성 등의 행정절차를 진행하면서 필요한 증거와 감정자료를 준비합니다.
심결취소소송이나 침해소송으로 넘어가면 특허법원 또는 민사법원 절차에 맞추어 서면과 증거를 제출합니다.
심결이나 판결이 확정되면 등록의 유지, 배상금 집행, 라이선스 협상 등 후속 절차를 안내합니다.
특허/실용신안 | 특허·실용신안 사건 비용
기준은 출원 단계인지 분쟁 단계(침해소송·무효심판 등)인지에 따라 다르고, 청구범위가 복잡한지, 기술 분야가 무엇인지, 감정이 필요한지도 영향을 줍니다.
침해금지·손해배상이 인정되거나 무효심판에서 원하는 결과를 얻은 경우에는 그 결과에 따라 별도로 정합니다.
관납료(특허청·특허심판원), 감정료, 변리사 협업 비용, 선행기술 조사비 등은 별도로 발생할 수 있습니다.
출원·심사 단계는 변리사와 협업하는 경우가 많으므로 그에 따른 비용 구조를 미리 안내합니다.
※ 비용은 사건의 난이도와 구체적 사정에 따라 달라지며, 정확한 금액은 상담을 통해 안내해 드립니다. 특정 결과를 보장하지 않습니다.
특허/실용신안 | 점검 목록
1️⃣ 특허권자(침해 주장 쪽) 점검
- 상대방 제품·방법의 구성을 내 청구범위와 하나씩 대조해 보았습니까?
- 제품, 카탈로그, 매출자료 등 침해 증거를 확보했습니까?
- 상대방이 무효심판으로 반격할 만한 선행기술이 있습니까?
- 손해액을 산정할 매출·이익 자료를 준비했습니까?
2️⃣ 침해 주장을 받은 쪽 점검
- 상대방 특허의 출원일 이전에 알려진 선행기술이 있습니까?
- 내 제품이 청구범위를 실제로 벗어난 회피설계인지 검토했습니까?
- 경고장을 수령한 날짜와 대응 기한을 확인했습니까?
- 무효심판과는 별개로 실시를 중단할지 결정했습니까?
3️⃣ 출원 중인 발명자 점검
- 출원하기 전에 발명을 공개했거나 판매한 적이 있습니까?
- 거절이유통지서에 인용된 선행문헌을 확인했습니까?
- 보정이 가능한 범위와 기한을 알고 있습니까?
- 사업 속도에 맞는 쪽이 특허인지 실용신안인지 견주어 보았습니까?
자주 묻는 질문
공식 참고자료
- 국가법령정보센터 - https://www.law.go.kr
- 찾기쉬운 생활법령정보 - https://easylaw.go.kr
- 대한법률구조공단 - https://www.klac.or.kr
- 고용노동부 - https://www.moel.go.kr
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